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深圳市萬川知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司
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郵箱：sz8wanchuan@163.com
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- 作者: 萬川知識產(chǎn)權(quán)
- 來源: 中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)
- 日期: 2015-01-26
- 瀏覽次數(shù): 1088次
圍繞著“榮華”商標(biāo)，香港榮華餅家有限公司（下稱香港榮華）與廣東省佛山市順德區(qū)勒流蘇氏榮華食品商行（下稱順德榮華）已糾纏10余年之久。在順德榮華負(fù)責(zé)人蘇國榮訴香港榮華侵犯其“榮華及圖”及“榮華月”注冊商標(biāo)專用權(quán)一案二審尚未有最新進(jìn)展的情況下，圍繞著“榮華”二字而展開的商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛日前有了最新結(jié)果：北京市高級人民法院二審判決維持了對順德榮華在啤酒、飲料制劑等商品上“榮華”商標(biāo)與糕點(diǎn)、月餅等商品上“榮華”及“金榮華”商標(biāo)注冊申請不予核準(zhǔn)的異議復(fù)審裁定結(jié)果。
根據(jù)北京市高級人民法院日前作出的（2014）高行終字第2009號、第2010號、第2011號行政判決書，法院認(rèn)為在順德榮華申請注冊上述被異議商標(biāo)日前，香港榮華的引證商標(biāo)“榮華”屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，同時(shí)香港榮華的“榮華月餅”已經(jīng)構(gòu)成知名商品的特有名稱，被異議商標(biāo)指定使用的糕點(diǎn)、月餅等商品，與香港榮華實(shí)際使用“榮華”月餅商品構(gòu)成相同或類似商品，且被異議商標(biāo)與香港榮華實(shí)際使用的“榮華”構(gòu)成相同或近似標(biāo)識，二者若共同使用在相同或類似商品上，會(huì)造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。據(jù)此，法院作出上述終審判決。
行家點(diǎn)評：
傅鋼 上海市協(xié)力律師事務(wù)所 合伙人、律師：該案焦點(diǎn)問題是：被異議商標(biāo)的申請注冊是否構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的情形。
根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民大表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改<中華人民共和國商標(biāo)法>的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第三十一條規(guī)定：申請商標(biāo)注冊不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。適用該規(guī)定，通常需要具備4個(gè)構(gòu)成要件：他人商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請日前已經(jīng)使用并具有一定影響；被異議商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或近似；被異議商標(biāo)所指定使用的商品與在先商標(biāo)核定使用的商品為同一種或者類似商品；被異議商標(biāo)申請人具有惡意。該規(guī)定的立法目的在于：基于誠實(shí)信用原則，遏制惡意搶注他人知名商業(yè)標(biāo)識及傍名牌等不正當(dāng)競爭行為。
基于上述第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的立法目的，若商標(biāo)注冊申請人存在明顯的惡意搶注主觀意圖，適用第二次修正的商標(biāo)法第三十一條保護(hù)他人在先商標(biāo)時(shí)，對在先商標(biāo)的知名度可以適當(dāng)放寬要求：在國外具有較高知名度的在先商標(biāo)，只要通過某種方式進(jìn)入中國市場且在行業(yè)內(nèi)有一定影響即可給予保護(hù)；同樣，對于被異議商標(biāo)所使用的商品與在先商標(biāo)使用的商品類似與否的判斷，亦可以適當(dāng)放寬認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
商標(biāo)的價(jià)值主要在于使用，商標(biāo)通過使用才能發(fā)揮其揭示商品或服務(wù)來源的基本作用。我國商標(biāo)法主要保護(hù)的亦是實(shí)際使用的商標(biāo)或者以實(shí)際使用為目的的商標(biāo)。雖然我國對商標(biāo)注冊實(shí)行在先申請制，但商標(biāo)注冊制度的根本目的是促進(jìn)和保護(hù)商標(biāo)的使用。因此，不以實(shí)際使用為目的，且取得注冊后無正當(dāng)理由未能實(shí)際使用或者在較長時(shí)期未能實(shí)際使用的已注冊商標(biāo)，均不應(yīng)當(dāng)?shù)玫轿覈虡?biāo)法的過多保護(hù)。
近年來，最高人民法院在相關(guān)判例中，確立的長期未使用的注冊商標(biāo)專用權(quán)受到侵犯時(shí)可以適當(dāng)降低甚至免除賠償責(zé)任的做法，均已表明我國商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)以促進(jìn)商標(biāo)的實(shí)際使用為價(jià)值選擇。
該案中，在案證據(jù)顯示，在先商標(biāo)注冊人在較長時(shí)間內(nèi)無意或者怠于追究在后商標(biāo)使用人的使用行為，而在后商標(biāo)使用人對其商標(biāo)的使用客觀上聚集了一批較為穩(wěn)定的消費(fèi)群體，并形成了相對穩(wěn)定的市場秩序，從而可能形成某種合法權(quán)益，此時(shí)相關(guān)當(dāng)事人對在后商標(biāo)的實(shí)際使用行為應(yīng)當(dāng)獲得一定程度的關(guān)注和保護(hù)，故法院在相關(guān)判決中強(qiáng)調(diào)了鼓勵(lì)商標(biāo)權(quán)利人實(shí)際使用商標(biāo)，維護(hù)已經(jīng)形成的消費(fèi)者信賴?yán)婧褪袌鲋刃虻木瘢@對相關(guān)案件具有很好的指導(dǎo)意義。
姚小娟 浙江天冊律師事務(wù)所 律師：北京市高級人民法院通過該案相關(guān)判決基本確立了在后使用商標(biāo)形成受法律保護(hù)的合法權(quán)益的要件，即：商標(biāo)權(quán)人在先取得注冊商標(biāo)而未實(shí)際使用；在后商標(biāo)使用人商標(biāo)具有一定的正當(dāng)性；商標(biāo)權(quán)人怠于向在后商標(biāo)使用人主張權(quán)利；在后商標(biāo)使用人因使用商標(biāo)，在客觀上聚集了一批穩(wěn)定的消費(fèi)群體，形成相對穩(wěn)定的市場秩序，從而形成某種合法權(quán)益。
北京市高級人民法院通過該案判決，再次向公眾強(qiáng)調(diào)商標(biāo)注冊的意義在于實(shí)際使用，對于雖注冊但未實(shí)際使用的商標(biāo)不予過多保護(hù)，這與我國商標(biāo)法的立法精神吻合。有些企業(yè)或個(gè)人利用我國的商標(biāo)申請?jiān)谙戎贫葋碇\取利益，北京市高級人民法院該案相關(guān)判決對此予以了明確警示。
北京市高級人民法院的相關(guān)判決再次重申法律不保護(hù)“休眠”的權(quán)利。商標(biāo)權(quán)人雖申請?jiān)谙惹液戏ㄏ碛猩虡?biāo)權(quán)，但若怠于行使權(quán)力，對于他人使用商標(biāo)的行為不予以積極制止，待在后商標(biāo)經(jīng)過長期使用形成一定影響之后再來主張權(quán)利，則為時(shí)晚矣。
該案更重要的借鑒與指導(dǎo)意義在于：在后商標(biāo)使用人要受到法律保護(hù)，其在后使用商標(biāo)行為必須是正當(dāng)合理的，而不能有覬覦他人在先商標(biāo)商譽(yù)的意圖。如該案中，香港榮華在內(nèi)地使用“榮華”商標(biāo)是基于其在我國香港長期實(shí)際使用“榮華”商標(biāo)的延續(xù)，其使用行為具有正當(dāng)性，不具有侵犯順德榮華在先商標(biāo)“榮華”的主觀意圖。
根據(jù)北京市高級人民法院日前作出的（2014）高行終字第2009號、第2010號、第2011號行政判決書，法院認(rèn)為在順德榮華申請注冊上述被異議商標(biāo)日前，香港榮華的引證商標(biāo)“榮華”屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，同時(shí)香港榮華的“榮華月餅”已經(jīng)構(gòu)成知名商品的特有名稱，被異議商標(biāo)指定使用的糕點(diǎn)、月餅等商品，與香港榮華實(shí)際使用“榮華”月餅商品構(gòu)成相同或類似商品，且被異議商標(biāo)與香港榮華實(shí)際使用的“榮華”構(gòu)成相同或近似標(biāo)識，二者若共同使用在相同或類似商品上，會(huì)造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。據(jù)此，法院作出上述終審判決。
行家點(diǎn)評：
傅鋼 上海市協(xié)力律師事務(wù)所 合伙人、律師：該案焦點(diǎn)問題是：被異議商標(biāo)的申請注冊是否構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的情形。
根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民大表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改<中華人民共和國商標(biāo)法>的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第三十一條規(guī)定：申請商標(biāo)注冊不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。適用該規(guī)定，通常需要具備4個(gè)構(gòu)成要件：他人商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請日前已經(jīng)使用并具有一定影響；被異議商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或近似；被異議商標(biāo)所指定使用的商品與在先商標(biāo)核定使用的商品為同一種或者類似商品；被異議商標(biāo)申請人具有惡意。該規(guī)定的立法目的在于：基于誠實(shí)信用原則，遏制惡意搶注他人知名商業(yè)標(biāo)識及傍名牌等不正當(dāng)競爭行為。
基于上述第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的立法目的，若商標(biāo)注冊申請人存在明顯的惡意搶注主觀意圖，適用第二次修正的商標(biāo)法第三十一條保護(hù)他人在先商標(biāo)時(shí)，對在先商標(biāo)的知名度可以適當(dāng)放寬要求：在國外具有較高知名度的在先商標(biāo)，只要通過某種方式進(jìn)入中國市場且在行業(yè)內(nèi)有一定影響即可給予保護(hù)；同樣，對于被異議商標(biāo)所使用的商品與在先商標(biāo)使用的商品類似與否的判斷，亦可以適當(dāng)放寬認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
商標(biāo)的價(jià)值主要在于使用，商標(biāo)通過使用才能發(fā)揮其揭示商品或服務(wù)來源的基本作用。我國商標(biāo)法主要保護(hù)的亦是實(shí)際使用的商標(biāo)或者以實(shí)際使用為目的的商標(biāo)。雖然我國對商標(biāo)注冊實(shí)行在先申請制，但商標(biāo)注冊制度的根本目的是促進(jìn)和保護(hù)商標(biāo)的使用。因此，不以實(shí)際使用為目的，且取得注冊后無正當(dāng)理由未能實(shí)際使用或者在較長時(shí)期未能實(shí)際使用的已注冊商標(biāo)，均不應(yīng)當(dāng)?shù)玫轿覈虡?biāo)法的過多保護(hù)。
近年來，最高人民法院在相關(guān)判例中，確立的長期未使用的注冊商標(biāo)專用權(quán)受到侵犯時(shí)可以適當(dāng)降低甚至免除賠償責(zé)任的做法，均已表明我國商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)以促進(jìn)商標(biāo)的實(shí)際使用為價(jià)值選擇。
該案中，在案證據(jù)顯示，在先商標(biāo)注冊人在較長時(shí)間內(nèi)無意或者怠于追究在后商標(biāo)使用人的使用行為，而在后商標(biāo)使用人對其商標(biāo)的使用客觀上聚集了一批較為穩(wěn)定的消費(fèi)群體，并形成了相對穩(wěn)定的市場秩序，從而可能形成某種合法權(quán)益，此時(shí)相關(guān)當(dāng)事人對在后商標(biāo)的實(shí)際使用行為應(yīng)當(dāng)獲得一定程度的關(guān)注和保護(hù)，故法院在相關(guān)判決中強(qiáng)調(diào)了鼓勵(lì)商標(biāo)權(quán)利人實(shí)際使用商標(biāo)，維護(hù)已經(jīng)形成的消費(fèi)者信賴?yán)婧褪袌鲋刃虻木瘢@對相關(guān)案件具有很好的指導(dǎo)意義。
姚小娟 浙江天冊律師事務(wù)所 律師：北京市高級人民法院通過該案相關(guān)判決基本確立了在后使用商標(biāo)形成受法律保護(hù)的合法權(quán)益的要件，即：商標(biāo)權(quán)人在先取得注冊商標(biāo)而未實(shí)際使用；在后商標(biāo)使用人商標(biāo)具有一定的正當(dāng)性；商標(biāo)權(quán)人怠于向在后商標(biāo)使用人主張權(quán)利；在后商標(biāo)使用人因使用商標(biāo)，在客觀上聚集了一批穩(wěn)定的消費(fèi)群體，形成相對穩(wěn)定的市場秩序，從而形成某種合法權(quán)益。
北京市高級人民法院通過該案判決，再次向公眾強(qiáng)調(diào)商標(biāo)注冊的意義在于實(shí)際使用，對于雖注冊但未實(shí)際使用的商標(biāo)不予過多保護(hù)，這與我國商標(biāo)法的立法精神吻合。有些企業(yè)或個(gè)人利用我國的商標(biāo)申請?jiān)谙戎贫葋碇\取利益，北京市高級人民法院該案相關(guān)判決對此予以了明確警示。
北京市高級人民法院的相關(guān)判決再次重申法律不保護(hù)“休眠”的權(quán)利。商標(biāo)權(quán)人雖申請?jiān)谙惹液戏ㄏ碛猩虡?biāo)權(quán)，但若怠于行使權(quán)力，對于他人使用商標(biāo)的行為不予以積極制止，待在后商標(biāo)經(jīng)過長期使用形成一定影響之后再來主張權(quán)利，則為時(shí)晚矣。
該案更重要的借鑒與指導(dǎo)意義在于：在后商標(biāo)使用人要受到法律保護(hù)，其在后使用商標(biāo)行為必須是正當(dāng)合理的，而不能有覬覦他人在先商標(biāo)商譽(yù)的意圖。如該案中，香港榮華在內(nèi)地使用“榮華”商標(biāo)是基于其在我國香港長期實(shí)際使用“榮華”商標(biāo)的延續(xù)，其使用行為具有正當(dāng)性，不具有侵犯順德榮華在先商標(biāo)“榮華”的主觀意圖。